發(fā)明優(yōu)先與申請(qǐng)優(yōu)先打架，專(zhuān)利法案該保障誰(shuí)的利益？

時(shí)間：2011-07-01 04:51:34

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[導(dǎo)讀]美國(guó)眾議院（House of Representatives）日前通過(guò)的專(zhuān)利改革法案，一般大型電子廠商都表示贊許，個(gè)人發(fā)明者卻多所批評(píng)；針對(duì)這項(xiàng)可能會(huì)為許多方面帶來(lái)中等程度沖擊的法案，美國(guó)國(guó)會(huì)仍會(huì)繼續(xù)完成立法。英特爾（Intel）

美國(guó)眾議院（House of Representatives）日前通過(guò)的專(zhuān)利改革法案，一般大型電子廠商都表示贊許，個(gè)人發(fā)明者卻多所批評(píng)；針對(duì)這項(xiàng)可能會(huì)為許多方面帶來(lái)中等程度沖擊的法案，美國(guó)國(guó)會(huì)仍會(huì)繼續(xù)完成立法。

英特爾（Intel）知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略副首席顧問(wèn)David Simon指出：“這項(xiàng)法案在過(guò)去十年投入了龐大人力與時(shí)間，我們認(rèn)為，眾議院所通過(guò)的法案更進(jìn)一步改善了今年稍早參議院通過(guò)的版本。”IBM首席專(zhuān)利律師Manny Schecter表示：“我不認(rèn)為我們的專(zhuān)利收購(gòu)策略會(huì)（因?qū)＠母锓ò福┯懈淖?；但我們預(yù)期，當(dāng)市場(chǎng)上不合理的專(zhuān)利減少，我們可以不需要像現(xiàn)在這樣自我防衛(wèi)。”

一位企業(yè)家Steve Perlman則批評(píng)：“這個(gè)已通過(guò)的法案并非有關(guān)發(fā)明的法案，而是一個(gè)權(quán)威、無(wú)知與冷漠的法案，就像那些導(dǎo)致金融風(fēng)暴與大蕭條的法案。”他為了旗下某家新創(chuàng)公司的基礎(chǔ)專(zhuān)利（patent fundamental）等了8年。

美國(guó)國(guó)會(huì)在送出最終法案給總統(tǒng)奧巴馬簽署之前，必須先協(xié)調(diào)參、眾兩院法案內(nèi)容的歧異；目前不清楚立法程序還需要多少時(shí)間，或是在過(guò)程中會(huì)有什么樣的變化。

“人們已經(jīng)為這個(gè)法案付出很長(zhǎng)時(shí)間，所以它有很大的機(jī)會(huì)可獲得通過(guò)；但其中的債務(wù)上限（debt ceiling）議題，可能得花上一番工夫。”Brinks Hofer Gilson & Lione律師事務(wù)所的專(zhuān)利律師暨合伙人Allen Baum表示。

美國(guó)專(zhuān)利改革法案中最具爭(zhēng)議性的部分，是將原本的 “發(fā)明優(yōu)先（first-to-invent）制”改為 “申請(qǐng)優(yōu)先（first-to-file）制”，旨在與大多數(shù)世界其它國(guó)家的專(zhuān)利制度一致化；但像是Perlman那樣的個(gè)人發(fā)明家警告，此舉可能會(huì)引爆專(zhuān)利申請(qǐng)潮，而且大企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

對(duì)此IBM的Schecter表示，改采“申請(qǐng)優(yōu)先制”對(duì)該公司的專(zhuān)利申請(qǐng)策略不會(huì)有實(shí)質(zhì)上的影響： “我們并不會(huì)因此增加或減少申請(qǐng)案，或是改變提出申請(qǐng)案的做法。”IBM在過(guò)去18年來(lái)，每年都是取得最多美國(guó)專(zhuān)利的企業(yè)。

IBM與Intel都表示，美國(guó)每年上百件專(zhuān)利申請(qǐng)案中，只有約70件會(huì)產(chǎn)生誰(shuí)是第一個(gè)發(fā)明者這方面的爭(zhēng)議。專(zhuān)利律師Baum則認(rèn)為，各家企業(yè)會(huì)因此思考如何以更快的速度提出專(zhuān)利申請(qǐng)： “擁有更多資源的大企業(yè)會(huì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但目前制度對(duì)小公司一樣不利。”

Baum解釋?zhuān)?“在目前的制度下，小型企業(yè)與個(gè)人發(fā)明家要提出紀(jì)錄證明他們的發(fā)明優(yōu)先，是很困難的；舉行干預(yù)聽(tīng)證會(huì)（interference hearing）的代價(jià)非常高，很多小公司寧愿自己認(rèn)輸。”

與其它國(guó)家專(zhuān)利制度的一致化，預(yù)期將有助于減輕美國(guó)各大專(zhuān)利事務(wù)所的工作負(fù)擔(dān)，例如現(xiàn)有技術(shù)檢索（prior art searches）；此外也可簡(jiǎn)化那些有必要申請(qǐng)專(zhuān)利、將產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)全球之企業(yè)的工作程序。

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但美國(guó)專(zhuān)利法案與其它國(guó)家相較還是有其獨(dú)特性，例如允許發(fā)明人在申請(qǐng)專(zhuān)利之前，擁有公開(kāi)其發(fā)明（例如給潛在投資人）的一年寬限期（grace period）。至于法案中難得取得各方共識(shí)的一點(diǎn)，是認(rèn)為法案中讓專(zhuān)利局保有所收取之業(yè)務(wù)費(fèi)用的條款，是一種進(jìn)步；目前美國(guó)專(zhuān)利局所囤積的申請(qǐng)案超過(guò)70萬(wàn)件，平均每項(xiàng)申請(qǐng)案得花上三年的審查時(shí)間。

“專(zhuān)利改革法案的一個(gè)關(guān)鍵，是終止了專(zhuān)利局業(yè)務(wù)費(fèi)用的轉(zhuǎn)移，讓申請(qǐng)等待時(shí)間可望縮短，并提升獲通過(guò)之專(zhuān)利質(zhì)量。” IP顧問(wèn)暨分析機(jī)構(gòu)UBM TechInsights 副總裁Mike Mclean表示：“眾議院對(duì)相關(guān)條款的妥協(xié)，是往正確方向邁進(jìn)了一步；但參議院的法案版本在這方面更為強(qiáng)硬，因此可能會(huì)是優(yōu)先選項(xiàng)。”

此外專(zhuān)利改革法案也為專(zhuān)利局首創(chuàng)“事后審查（post-grant review）”制度，以剔除早期不當(dāng)專(zhuān)利，并減少針對(duì)專(zhuān)利有效性所提出的法律訴訟案件。

Baum 表示，該審查制度允許專(zhuān)家聲明、證詞與偵查，會(huì)更像是對(duì)抗式審查程序（adversarial proceeding），這種制度在歐洲已成功減少法庭訴訟。他也表示，此新制度雖可能帶來(lái)數(shù)萬(wàn)美元的經(jīng)費(fèi)增加，是目前制度的兩倍；但法庭訴訟案耗費(fèi)成本更巨：“這為小型企業(yè)提供一個(gè)更具意義性的挑戰(zhàn)選項(xiàng)，大企業(yè)也會(huì)廣泛利用此程序進(jìn)行對(duì)抗。”

眾議院版本法案也讓已經(jīng)在使用某項(xiàng)技術(shù)的企業(yè)，取得該技術(shù)的優(yōu)先使用權(quán)，甚至是在該技術(shù)專(zhuān)利已經(jīng)被授予其它公司之后。IBM與Intel都對(duì)此表示贊同，但I(xiàn)ntel表示，相關(guān)法案條款內(nèi)容應(yīng)該更為明確，使其適用于產(chǎn)品與制程。

“我們花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)發(fā)（芯片）制程，也希望對(duì)相關(guān)技術(shù)保密、不使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手得知。”Intel的Simon表示：“我們?cè)谶@方面申請(qǐng)不少專(zhuān)利，例如三閘晶體管技術(shù)（tri-gate transistors）；但還有其它不少我們未申請(qǐng)專(zhuān)利、卻需要保密的。”

另外法案中限制單一專(zhuān)利侵權(quán)訴訟涉及太多不相關(guān)公司的規(guī)定，也受到Intel與其它大公司的好評(píng)。Simon表示： “很多這類(lèi)案件都是無(wú)用的麻煩。”該眾議院版本法案也終止了針對(duì)企業(yè)以過(guò)期專(zhuān)利宣傳產(chǎn)品所提出的訴訟案件。Baum表示： “專(zhuān)利律師經(jīng)手?jǐn)?shù)百件這種訴訟，它們讓許多大企業(yè)抓狂，是對(duì)專(zhuān)利制度的一種濫用。”

作者：Rick Merritt

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