世界工廠的隱憂：詳解中國電子涉外貼牌加工侵權(quán)案例

時(shí)間：2014-02-26 05:14:34

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[導(dǎo)讀]作者：趙虎　　涉外貼牌加工，又稱涉外定牌加工、OEM，是指國外注冊商標(biāo)的權(quán)利人委托國內(nèi)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)使用該商標(biāo)的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部銷往國外而不在中國境內(nèi)銷售的一種加工生產(chǎn)方式。改革開放之后，我國因?yàn)榈土膭趧?

作者：趙虎

　　涉外貼牌加工，又稱涉外定牌加工、OEM，是指國外注冊商標(biāo)的權(quán)利人委托國內(nèi)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)使用該商標(biāo)的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部銷往國外而不在中國境內(nèi)銷售的一種加工生產(chǎn)方式。改革開放之后，我國因?yàn)榈土膭趧恿Τ杀?、?yōu)惠的出口退稅條件，各種涉外貼牌加工企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)出來，涉及到服裝業(yè)、家電業(yè)、通信業(yè)等各個(gè)行業(yè)，中國成為世界工廠。不過，貼牌加工一直與商標(biāo)侵權(quán)問題緊緊地糾纏在一起。因?yàn)樽陨虡?biāo)權(quán)具有地域性的問題，國外注冊的商標(biāo)在國內(nèi)不具有商標(biāo)權(quán)，國外注冊的商標(biāo)標(biāo)識在國內(nèi)可能是由另外一個(gè)人注冊的，雖然涉外貼牌加工的國內(nèi)代工人得到了國外商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，但是國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人會認(rèn)為國外商標(biāo)權(quán)的權(quán)利不能延伸到國內(nèi)，在國內(nèi)生產(chǎn)的與自己的注冊商標(biāo)相同商品或者類似商品，屬于侵犯自己的商標(biāo)權(quán)。這種情況是否屬于侵權(quán)呢？我們先對發(fā)生在司法實(shí)踐的案件做一下梳理。

　　案例1、泓信公司與恩同公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

　　廣東省深圳市恩同實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱恩同公司）注冊有HENKEL商標(biāo)。該商標(biāo)核定使用商品的類別為第十一類，即車輛燈、車燈、車輛照明設(shè)備等。2002年，恩同公司在國家海關(guān)總署辦理了上述商標(biāo)的海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)備案。

　　STANLEY TRADINGL.L.C（史丹利貿(mào)易有限公司）是在阿聯(lián)酋注冊成立的公司。該公司在阿聯(lián)酋注冊了HENKEL商標(biāo)，核定使用的商品為車燈類等。

　　廣東佛山市泓信貿(mào)易有限公司（以下簡稱泓信公司）是在廣東省佛山市注冊成立的一家公司。阿聯(lián)酋STANLEY TRADINGL.L.C公司（以下簡稱阿聯(lián)酋公司）委托泓信公司生產(chǎn)制造機(jī)動車用鹵鎢燈，并標(biāo)上阿聯(lián)酋公司提供的HENKEL商標(biāo)，然后由泓信公司將上述加工好的車燈全部交付（出口）給阿聯(lián)酋公司，出口手續(xù)由泓信公司辦理。

　　2004年12月，恩同公司認(rèn)為泓信公司出口的該批貨物侵犯了其HENKEL注冊商標(biāo)專用權(quán)，遂向廣州海關(guān)申請扣留上述貨物及采取知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)措施。

　　廣州海關(guān)經(jīng)調(diào)查作出行政處罰決定書，認(rèn)定泓信公司未經(jīng)恩同公司許可，在其出口的機(jī)動車鎢燈商品上使用HENKEL商標(biāo)，侵犯了恩同公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)，故泓信公司申報(bào)出口的上述貨物為侵權(quán)貨物，對泓信公司進(jìn)行行政處罰，即沒收泓信公司出口的標(biāo)有HENKEL商標(biāo)的機(jī)動車鎢燈，罰款人民幣2萬元。

　　2005年7月14日，泓信公司作為原告，以廣州海關(guān)為被告，恩同公司為第三人，向廣州市中級人民法院提起行政訴訟，要求撤銷廣州海關(guān)對其作出的行政處罰。

　　廣州市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，第三人恩同公司是HENKEL商標(biāo)的注冊人，并向國家海關(guān)總署申請了海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)備案，故第三人恩同公司的商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)；原告泓信公司未經(jīng)許可，在其申報(bào)出口的機(jī)動車鎢燈貨物及外包裝上使用HENKEL商標(biāo)標(biāo)識，侵犯了第三人恩同公司的商標(biāo)專用權(quán)；被告廣州海關(guān)依法對原告泓信公司的商標(biāo)侵權(quán)行為進(jìn)行查處，事實(shí)清楚，援引法律正確，行政處罰決定合法。法院遂判決維持廣州海關(guān)的行政處罰決定。

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　　宣判后，泓信公司不服一審判決，向廣東省高級人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理，作出駁回上訴、維持原判的終審判決。

　　案例2、永備公司訴亨瑞公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛案

　　永備電池有限公司（以下簡稱“永備公司）是“EVEREADY”商標(biāo)權(quán)利人，該商標(biāo)核定使用在第11類商品“閃光燈泡、手電筒”上。2006年 3月，寧波亨瑞電器有限公司向?qū)幉êｊP(guān)申報(bào)出口南非的一批侵犯“EVEREADY”注冊商標(biāo)的手電筒若干個(gè)，被寧波海關(guān)確認(rèn)為侵權(quán)產(chǎn)品，被告因此受到?jīng)]收侵權(quán)貨物和罰款的處罰。

　　永備公司認(rèn)為寧波亨瑞電器有限公司的行為侵犯了其商標(biāo)權(quán)，向法院起訴。

　　寧波市中級人民法院認(rèn)為：原告的“EVEREADY”商標(biāo)在有效期限內(nèi)，其商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)受法律保護(hù)。被告未經(jīng)原告許可，在其加工的手電筒產(chǎn)品上使用與原告注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán)。被告辯稱其出口的產(chǎn)品系經(jīng)在南非有合法商標(biāo)權(quán)的“南非 EVEREADY”授權(quán)貼牌加工，因未提供有效證據(jù)不予采信。即使如被告所述，經(jīng)授權(quán)生產(chǎn)，也同樣構(gòu)成侵權(quán)。因知識產(chǎn)權(quán)具有地域性，即按照一國法律取得和承認(rèn)的知識產(chǎn)權(quán)一般只能在該國發(fā)生法律效力，不具有域外效力。在中國司法管轄范圍內(nèi)，原告永備公司是“EVEREADY”商標(biāo)唯一的商標(biāo)權(quán)利人，被告所謂的“南非 EVEREADY”公司并未在中國享有商標(biāo)專用權(quán)，根據(jù)商標(biāo)權(quán)保護(hù)的地域性原則和唯一性原則，我國只能依法保護(hù)原告在中國享有的商標(biāo)專用權(quán)。最終判決原告勝訴。

　　案例3、奧達(dá)公司與華生公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案

　　2008年4月，恩平市奧達(dá)電子科技有限公司（以下簡稱“奧達(dá)公司”）經(jīng)國家工商行政管理總局商標(biāo)局核準(zhǔn)，受讓了第1035905號“MACKIE”商標(biāo)，該商標(biāo)核定使用商品為第9類中的音像設(shè)備、擴(kuò)音機(jī)、激光影碟機(jī)、卡拉OK機(jī)、音箱、攝影電影用具及儀器、投影機(jī)、電影攝影機(jī)、電視攝像機(jī)、電聲組合件。

　　東莞華生精密制品有限公司（以下簡稱“華生公司”）2011年10月委托他人向黃埔海關(guān)申報(bào)出口63個(gè)喇叭箱至美國西雅圖。經(jīng)黃埔海關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)，該批貨物上有使用“MACKIE.”標(biāo)識。黃埔海關(guān)經(jīng)調(diào)查后作出行政處罰決定，內(nèi)容為：沒收上述涉案63個(gè) 喇叭箱并對華生公司處以罰款人民幣8000元。

　　勞德技術(shù)有限公司（Loud Technologies Inc.，以下簡稱“勞德公司”）成立在美國華盛頓州，為“MACKIE.”美國注冊商標(biāo)的所有權(quán)人，核定使用商品為國際分類第9類中的電動立體聲放大器及電動揚(yáng)聲器。華生公司生產(chǎn)、出口涉案產(chǎn)品的行為系根據(jù)與案外人勞德公司之間的定牌加工協(xié)議進(jìn)行的，其從未在中國銷售帶有“MACKIE”商標(biāo)的產(chǎn)品。

　　華生公司起訴到法院，要求確認(rèn)沒有侵犯奧達(dá)公司的商標(biāo)權(quán)。

　　東莞市中級人民法院認(rèn)為：華生公司的行為屬于涉外定牌加工，判斷該行為是否構(gòu)成侵權(quán)，本院認(rèn)為應(yīng)綜合考慮了以下因素：1.承攬方對境外委托方是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)或?qū)κ跈?quán)許可是否已盡到必要的審查和注意義務(wù)。2.奧達(dá)公司注冊商標(biāo)的識別功能有無因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。因?yàn)楸豢厍謾?quán)產(chǎn)品并未在中國銷售，被控侵權(quán)商標(biāo)并未在中國市場發(fā)揮識別商品來源的功能，中國相關(guān)公眾對該商品來源不會產(chǎn)生“混淆”或“誤認(rèn)”，且也沒有證據(jù)顯示奧達(dá)公司在中國的市場份額和競爭地位因此受到影響，因此，奧達(dá)公司注冊商標(biāo)的識別功能未因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。綜上，華生公司在涉外定牌加工行為中對勞德公司在境外享有商標(biāo)權(quán)進(jìn)行了必要的審查，且該行為未導(dǎo)致奧達(dá)公司在中國注冊商標(biāo)的識別功能受到損害，故華生公司的涉外定牌加工行為沒有侵害奧達(dá)公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

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　　總結(jié)：通過以上3個(gè)典型案件的梳理我們可以得出以下幾點(diǎn)結(jié)論：

　　案例1和案例2的一、二審判決發(fā)生在2005年—2007年，這兩個(gè)案件中法院更加傾向于認(rèn)為涉外貼牌加工行為構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)。在案例2中法院在判決中寫道：即使授權(quán)生產(chǎn)，也構(gòu)成侵權(quán)。理由是知識產(chǎn)權(quán)地域性的問題，即國外的商標(biāo)權(quán)在國內(nèi)沒有約束力，國內(nèi)生產(chǎn)的行為屬于商標(biāo)的使用行為，所以構(gòu)成侵權(quán)。

　　案例3一二審判決發(fā)生在2010年—2013年，這兩個(gè)案件中法院對于涉外貼牌加工是否屬于侵犯商標(biāo)權(quán)越來越慎重，不再僅僅考慮知識產(chǎn)權(quán)地域性的問題，而且考慮涉外貼牌加工的生產(chǎn)行為是否屬于商標(biāo)的使用行為。案例3中法院認(rèn)為：因?yàn)楸豢厍謾?quán)產(chǎn)品并未在中國銷售，被控侵權(quán)商標(biāo)并未在中國市場發(fā)揮識別商品來源的功能，中國相關(guān)公眾對該商品來源不會產(chǎn)生“混淆”或“誤認(rèn)”，且也沒有證據(jù)顯示奧達(dá)公司在中國的市場份額和競爭地位因此受到影響，因此，奧達(dá)公司注冊商標(biāo)的識別功能未因華生公司的涉外貼牌加工行為受到損害。

　　從這些判例我們可以看到法院對涉外貼牌加工是否構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的問題上有一個(gè)很大的轉(zhuǎn)變：在涉外貼牌加工關(guān)系中，如果國內(nèi)的加工人能夠證明自己已經(jīng)就境外委托方是否享有商標(biāo)權(quán)進(jìn)行了必要的審查，并且貼牌商品全部銷往境外的，法院不傾向于認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　這就不得不提到一個(gè)司法文件。最高人民法院在2009年發(fā)布的《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》中指出“認(rèn)真研究加工貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題，抓緊總結(jié)涉及加工貿(mào)易的知識產(chǎn)權(quán)案件的審判經(jīng)驗(yàn)，解決其中存在的突出問題，完善司法保護(hù)政策，促進(jìn)加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級。妥善處理當(dāng)前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)。”可以看出，最高院在涉外貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)過程中也是主張采取謹(jǐn)慎的態(tài)度，明確要求要考慮加工方是否盡到了必要的審查注意義務(wù)。2009年以后，法院系統(tǒng)在涉外貼牌加工案件中考慮因素的變化應(yīng)該與最高院司法政策的變化有關(guān)。

　　案例1、案例2與案例3最后判決的不同，主要原因在涉外貼牌加工生產(chǎn)、報(bào)關(guān)過程中加附商標(biāo)標(biāo)識的行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用這個(gè)問題上認(rèn)定不同。我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第五十二條規(guī)定“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。但是何種行為屬于“使用”卻沒有明確的規(guī)定。如果法院認(rèn)為涉外貼牌加工行為中加附注冊商標(biāo)標(biāo)識屬于“商標(biāo)使用”，就會判決構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)；反之，則不構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)。本文認(rèn)為：案例3之所以法院認(rèn)為不構(gòu)成商標(biāo)法規(guī)定的“使用”，是因?yàn)樯虡?biāo)的作用在于標(biāo)示商品來源，商品在我國國內(nèi)沒有進(jìn)行任何交易，沒有接觸消費(fèi)者，不會出現(xiàn)消費(fèi)者通過商標(biāo)標(biāo)識識別商品來源的可能性，也就不會造成混淆。商標(biāo)標(biāo)示沒有發(fā)揮商標(biāo)的作用，所以不構(gòu)成商標(biāo)法上的“使用”。即將在今年5月1日起實(shí)施的修改的《商標(biāo)法》專門界定了“商標(biāo)的使用”這個(gè)概念，根據(jù)該法第四十八條規(guī)定：本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。在這個(gè)概念中強(qiáng)調(diào)了商標(biāo)使用須為“用于識別商品來源的行為”，法院也將在5月1日之后把是否屬于“用于識別商品來源的行為”作為判斷是否構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的要素。而涉外貼牌加工行為顯然在國內(nèi)沒有用于識別商品來源，而是用于國外識別商標(biāo)來源，不應(yīng)該構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)。

　　但是，涉及處理涉外貼牌加工案件的除了法院系統(tǒng)，還有海關(guān)系統(tǒng)和工商系統(tǒng)。從上面所列舉的四個(gè)案例我們可以看到，當(dāng)事人都是在海關(guān)扣留貨物之后提起的行政訴訟、侵權(quán)訴訟或者不侵權(quán)訴訟。從目前掌握的材料來看，尚找不到任何官方文件能看出海關(guān)系統(tǒng)和工商系統(tǒng)對涉外貼牌加工是否侵犯商標(biāo)權(quán)的問題上有何變化。不過，因?yàn)樗痉ㄊ亲罱K的救濟(jì)途徑，海關(guān)和工商系統(tǒng)的行政行為最終需要受到法院的審理，法院在定牌加工是否構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)這一問題上的把握肯定會影響到海關(guān)和工商系統(tǒng)，《商標(biāo)法》的修改也會成為海關(guān)系統(tǒng)和工商系統(tǒng)執(zhí)法的依據(jù)。

　　國內(nèi)作為從事涉外貼牌加工的企業(yè)，在接單的時(shí)候應(yīng)該認(rèn)真、仔細(xì)審查國外委托人有無注冊商標(biāo)，以及注冊商標(biāo)核定商品的范圍，并要求委托人提供官方文件；在生產(chǎn)過程中應(yīng)該嚴(yán)控產(chǎn)品流入國內(nèi)市場，并把全部商品根據(jù)合同約定銷往國外；在此期間，不得為該商品商標(biāo)進(jìn)行宣傳。當(dāng)然，從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該建立自己的品牌，走獨(dú)立創(chuàng)新的道路。這樣，我國才能從“中國制造”走向“中國創(chuàng)造”。

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